Ley 17/2001, de 7de diciembre, de Marcas
(B.O.E de 8 de diciembre de 2001)
(Modificada por DA 6ª de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica
del Diseño Industrial)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La presente Ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos,
categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad
industrial. La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva
del Estado, de conformidad con el artículo 149. 1.9.ª de la Constitución.
Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas, dando
lugar a una nueva Ley, obedecen a tres órdenes de motivos. El primero, dar
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio,
que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial
corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a
nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e
internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El
tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro
ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que
vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley
anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la
necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de
la nueva Sociedad de la Información.
II
En lo que se refiere a los motivos de carácter constitucional, la Ley plasma
fielmente los criterios jurisprudenciales de delimitación de competencias,
atribuyendo éstas a los órganos autonómicos o estatales conforme a lo dispuesto
en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexión se
fijan de un modo amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las
necesidades de los usuarios del sistema de registro y facilitarles un adecuado
acceso a esta especial propiedad que constituye la protección de los signos
distintivos.
III
En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da
cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización
impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente
a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley
32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la
presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes:
nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del
registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca,
incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de
la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el
Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se
extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este
Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación
de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la
transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que
la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos
que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente
dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son
directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar
nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la
Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la
aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el
Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.
Comenzando por el Protocolo, su incorporación al Derecho español ha exigido
reformar el Título que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. Así, se
admite la posibilidad de que la solicitud se funde no sólo en el registro
nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se aprovecha la
oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de
cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional. Al igual
que ocurre con la marca comunitaria, también aquí se contempla la posibilidad
de transformación en marca nacional.
Menor relevancia presenta la incorporación de las directrices contenidas en el
ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido
sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual -incluidas las marcas-,
al adaptarlo a las últimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo,
las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya han sido
parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar ésta directamente inspirada
en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a
su vez, influyó decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuación a este
Acuerdo sólo ha precisado las siguientes medidas específicas: la ampliación de
la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los
nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la
incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la
marca la protección reforzada de las marcas notorias registradas, y, finalmente,
la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las
falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no
induzcan a error.
La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos
internacionales se ve culminada con la adecuación al Tratado sobre Derecho de
Marcas, adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual. Es éste un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que,
por medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de
seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran
acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de
marcas en el mundo.
Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepción de este Tratado
destacan la implantación de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable a
las marcas internacionales que entran en la fase nacional española , la
consiguiente creación de tasas por clase, la supresión del deber de declaración
de uso de la marca, la admisión de la división de la solicitud o registro de la
marca, la supresión de la exigencia de titulación pública como requisito de
inscripción del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el
sistema tradicional con carácter optativo, y, por último, la desaparición de las
tasas quinquenales. Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley,
aunque las dos últimas ya fueron introducidas en nuestro ordenamiento (Ley
14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por
el Consejo de Seguridad Nuclear), al haber entrado en vigor para España dicho
Tratado el 17 de marzo de 1999 y no permitirse en el mismo demorar su
instauración, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las otras
modificaciones, que ahora se implantan, pues las mismas pudieron posponerse
hasta el 1 de agosto de 2002 en el acto de depósito del Instrumento de
Ratificación mediante la oportuna declaración.
IV
No todas las novedades que introduce la presente Ley obedecen a la necesidad de
armonizar nuestro Derecho con los Ordenamientos Comunitario e Internacional.
Existe un considerable número de artículos en los que se recogen opciones
legislativas cuyo común denominador es el de dotar a la marca de un
procedimiento ágil y lógico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la
experiencia de diez años de aplicación de la Ley de Marcas y aquellas otras que,
habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno jurídico, se hacen
merecedoras de ser acogidas por nuestro Derecho. La Ley trata así de dar
respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que exigen nuestras
empresas en la nueva Sociedad de la Información. Todo ello sin pérdida de los
niveles de seguridad jurídica que la adquisición de estos derechos requiere.
La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca,
basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del
principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad
absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho
registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la
Ley recoge otros principios clásicos de carácter registral como los de
publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan
cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su
solicitud.
El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de
efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las
prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las
prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por
la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la
solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM
comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a
quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor
derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con
los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el
sistema de la marca comunitaria evitar el planteamiento por la Administración
de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su
titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar
en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más
acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los
intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las
prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones
relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos
privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos
de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las
garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del
ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y
derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito
europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que
justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que
las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema
español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener
marcas comunitarias -con los mismos efectos en España que una marca nacional-
sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.
Dentro de la regulación del procedimiento, se introducen otras importantes
novedades como la figura de la «restitutio in integrum», que ya incorporó el
Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inobservancia
de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el interesado demuestra
haber actuado con la diligencia debida. Se contempla, así mismo, la suspensión
del procedimiento de concesión cuando la oposición se basa en una mera solicitud
de registro o cuando se hubiera entablado una acción reivindicatoria, de nulidad
o de caducidad contra la marca oponente, así como en el supuesto de presentación
de una solicitud de división o a petición conjunta de todos los interesados. El
cuerpo normativo que ahora se aprueba también contempla la posibilidad de
someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al
procedimiento de registro y regula los modos de notificación y la consulta
pública de expedientes, adaptando el procedimiento de registro de los signos
distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Información, previendo la
posibilidad de efectuar notificaciones por correo electrónico o de realizar
consultas de expedientes por vías telemáticas. En este ámbito de adaptación a la
Sociedad de la Información, merecen ser destacadas las previsiones contenidas
en la Ley sobre la utilización futura de medios electrónicos o telemáticos para
la presentación de solicitudes y demás documentos.
Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas
notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en
nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y
renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la
conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o
servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de
especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su
titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la
fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.
Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma
es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de
productos o servicios La misma protección se otorga al nombre comercial notorio
o renombrado registrado.
En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la posición
exclusiva del titular de la marca al ampliar el alcance del «ius prohibendi» a
los medios de identificación del producto o servicio, cuando exista la
posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos, al
extender asimismo ese «ius prohibendi» a la utilización de la marca en redes de
comunicación telemática, al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad
objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de culpa o
negligencia, al considerar indemnizable el daño infligido al prestigio o
reputación de la marca, y, finalmente, al habilitar al titular para impedir la
reproducción de su marca en diccionarios, si ello perjudica su carácter
distintivo. Se supera la deficiencia técnica de la legislación anterior '
estableciendo el mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias
y renombradas registradas y, en cuanto a las acciones que puede ejercitar el
titular, se incorpora la de reclamar la destrucción de los bienes ilícitamente
marcados.
Desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de
marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario,
pues la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple
y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que
manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos
de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la
solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca
registrada, en el caso de la ampliación de marca.
La nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan. Respecto de la
caducidad, la Ley introduce el principio general de que las marcas caducadas
dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los
hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. En los casos de caducidad
por falta de renovación, se introducen garantías en beneficio de quienes
hubieran ejercido una acción reivindicatoria o fueran titulares inscritos de un
embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca.
Se reordena la regulación de las marcas colectivas y de garantía, procurando que
las diferencias que separan a estas dos modalidades de marcas aparezcan más
nítidamente definidas, eliminando el confusionismo que siempre ha envuelto a las
mismas.
El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no
hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a
formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial
posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los
mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se
apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos
para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el
uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de
confusión en el público. Se resuelve así el problema de la equiparación de trato
de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para
la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio
de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección. Finalmente, la
regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas,
instaura el principio de su libre cesión y la aplicación de la Clasificación
Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos.
La Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno político y económico,
suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la
protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de
competencia desleal. Por otra parte, la protección antes otorgada por los
rótulos de establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una
marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ámbitos territoriales
si no existiera oposición de tercero, como consecuencia del nuevo procedimiento,
en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades. La Ley fija
minuciosamente en sus disposiciones transitorias el tránsito a este nuevo modo
de protección de los rótulos de establecimiento inscritos durante la vigencia
de legislaciones anteriores.
Por fin, se modifican las tasas exigibles por los servicios prestados al amparo
de la Ley de Marcas, adecuándolas al marco internacional y comunitario y
suprimiendo algunas de las existentes para simplificar este aspecto de la
relación entre los interesados y la Oficina Española de Patentes y Marcas.
TITULO I
Disposiciones generales
1. Ámbito de aplicación.
1. Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la
presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial
a) Las marcas.
b) Los nombres comerciales.
2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten
a los derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro
de Marcas, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
3. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y
su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin
perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de
propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se
desarrolla en esta Ley.
2. Adquisición del derecho.
1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por
el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la
presente Ley.
2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los
derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la
persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la
marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la
fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de
éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser
utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda
reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina
Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y
decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la
marca
3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria
se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás
derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo
titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a
reclamar de su transmitente.
3. Legitimación.
1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas
naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o
jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los
beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la
Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido
en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo
«Convenio de París», así como los nacionales de los miembros de la Organización
Mundial del Comercio.
2. También podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales, con
arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas
extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación
del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas
de nacionalidad española el registro de estos signos.
3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su
beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro
Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación
directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la
presente Ley.
TITULO II
Concepto de marca y prohibiciones de registro
CAPITULO I
Concepto de marca
4. Concepto de marca.
1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de
los de otras.
2. Tales signos podrán, en particular, ser
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para
identificar a las personas.
b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los
envases y la forma del producto o de su presentación.
e) Los sonoros.
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se
mencionan en los apartados anteriores.
CAPITULO II
Prohibiciones absolutas
5. Prohibiciones absolutas.
1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes
a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la
presente Ley.
b) Los que carezcan de carácter distintivo.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan
servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto
o de la prestación del servicio u otras características del producto o del
servicio.
d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el
lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del
propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado
técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.
f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza,
la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.
h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o
consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o
bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el
verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o
acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u
otras análogas.
i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y
otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias
u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban
ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados
en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo
que su registro sea autorizado por la autoridad competente.
2. Lo dispuesto en las letras b), e) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando
la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se
solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se
hubiera hecho de la misma.
3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los
mencionados en las letras b), e) y d) del apartado 1, siempre que dicha
conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de
la presente Ley.
CAPITULO III
Prohibiciones relativas
6. Marcas anteriores.
1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios
idénticos.
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos
o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de
confusión en el público, el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación
con la marca anterior.
2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1
a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de
presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y
que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas
que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España,
iii) marcas comunitarias
b) Las marcas comunitarias registradas que con arreglo a su Reglamento,
reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los
puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de
renuncia o se haya extinguido.
c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a
condición de que sean finalmente registradas.
d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la
solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el
sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
7. Nombres comerciales anteriores.
1. No podrán registrarse como marcas los signos
a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades
idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser
idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios
para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público,
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial
anterior.
2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales
anteriores
a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro
tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud
objeto de examen.
b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra
anterior, a condición de que sean finalmente registradas.
8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.
1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una
marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para
productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos
anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de
esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados
por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso,
realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un
menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos
anteriores.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios
los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de
su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra
causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que
se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o
nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los
requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o
actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de
conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente
del público o en otros sectores relacionados.
3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general,
se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se
extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.
4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se
entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras
a), b) y e), y en el artículo 7.2.
9. Otros derechos anteriores.
1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas
a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del
solicitante de la marca.
b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad
del público identifique a una persona distinta del solicitante.
e) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un
derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los
contemplados en los artículos 6 y 7.
d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que
antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada
identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si,
por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su
ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos
efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio
de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas
condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el
artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el
principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio
en España de su nombre comercial no registrado.
2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier
otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren
en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.
10. Marcas de agentes o representantes.
1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero
que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la
Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin
el consentimiento de dicho titular.
2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a
formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad,
reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el
artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a
la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 2.
TITULO III
Solicitud y procedimiento de registro
CAPITULO I
Solicitud de registro
11. Presentación de la solicitud.
1. La solicitud de registro de marca se presentará en el órgano competente de la
Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento
industrial o comercial serio y efectivo.
2. Los solicitantes domiciliados en las Ciudades de Ceuta y Melilla presentarán
la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
4. También podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la
Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio
legal o una sucursal seria y efectiva.
5. Podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas si el solicitante o su representante la solicitaran a través
de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere
carácter territorial.
6. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de
su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su
presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.
7. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud
remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días
siguientes al de su recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el
contenido que reglamentariamente se determinen.
8. La solicitud de registro de marca también podrá presentarse en los lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido en los apartados
anteriores, resulte competente para recibir la solicitud.
9. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la
Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano.
En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos
documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua.
12. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos
a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca.
b) La identificación del solicitante.
c) La reproducción de la marca.
d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.
2. La solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía vendrá determinada
por el número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional
establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 que se
soliciten.
3. La solicitud de marca deberá cumplir los demás requisitos que se establezcan
reglamentariamente.
13. Fecha de presentación de la solicitud.
1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano
competente, conforme a lo previsto en el artículo 11, reciba los documentos que
contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.
2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una Oficina de
Correos será la del momento en que dicha oficina reciba los documentos que
contengan los elementos previstos en el apartado 1 del artículo 12, siempre
que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de
recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de
Correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación.
3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los
apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de
la solicitud, la hora de su presentación, se le asignará la última hora del día.
Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignará el último minuto de la
hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignará la
última hora y minuto del día.
14. Derecho de prioridad unionista.
1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca
en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la
Organización Mundial del Comercio o sus causahabientes gozarán, para la
presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del
derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París.
2 Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera
solicitud de protección de la misma marca en un Estado u Organización
internacional no mencionados en el apartado anterior, que reconozca a las
solicitudes de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad
en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de
París.
3 El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior
deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan,
una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de
la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa
solicitud esté redactada en otro idioma. La reivindicación de prioridad implica
el pago de la tasa correspondiente.
15. Prioridad de exposición.
1. El solicitante de una marca que hubiera designado con ella productos o
servicios en una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho
de prioridad de la fecha de la primera presentación de los productos o servicios
con la marca solicitada en la exposición, siempre que la solicitud de registro
de la marca se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella fecha.
2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista en el apartado 1
deberá justificar, en los términos que se determinen reglamentaria mente, que
los productos o servicios se presentaron en la exposición con la marca
solicitada y en la fecha invocada. La reivindicación de prioridad implica el
pago de la tasa correspondiente.
CAPITULO II
Procedimiento de registro
16. Examen de admisibilidad y de forma.
1. El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el
artículo 11, examinará:
a) Si la solicitud demarca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha
de presentación conforme al artículo 13.
b) Si se ha satisfecho la tasa de solicitud.
c) Si la solicitud de marca reúne los demás requisitos formales establecidos
reglamentariamente.
d) Si el solicitante está legitimado para solicitar una marca, conforme al
artículo 3 de esta Ley.
2. Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad o
defecto, se decretará la suspensión de la tramitación del expediente y se
otorgara al solicitante el plazo que reglamentariamente se determine para que
los subsane o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes.
3. Si la irregularidad consistiera en el incumplimiento de los requisitos
necesarios para obtener una fecha de presentación, se otorgará la del día en que
se subsane esta irregularidad.
4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de la tasa de solicitud y
transcurrido el plazo para subsanarla no se hubiera abonado dicha tasa en su
totalidad, se continuará la tramitación respecto de aquellas clases totalmente
pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.
5. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado haya
contestado, el órgano competente resolverá teniendo por desistida la solicitud.
Se procederá del mismo modo cuando, a juicio del órgano competente, las
irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.
17. Remisión de la solicitud.
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española
de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran
superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos imputados, con
indicación, en su caso, de la fecha de presentación otorgada, si hubiera sido
rectificada conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 16.
2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, serán notificadas a
la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez que la resolución sea firme,
con indicación de su fecha de adopción. Si la resolución hubiera sido impugnada,
también se notificará esta circunstancia.
18. Publicación de la solicitud.
1. Recibida la solicitud demarca, la Oficina Española de Patentes y Marcas
procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial,
salvo que la misma fuera contraria al orden público o las buenas costumbres
conforme a lo previsto en el artículo 5.1, letra f). En este caso, se comunicará
al interesado el reparo observado, para que, en el plazo que reglamentariamente
se establezca, presente las alegaciones oportunas. La Oficina Española de
Patentes y Marcas resolverá, decretando la continuación de la tramitación o la
denegación de la solicitud.
2. Si la solicitud padeciera algún defecto no percibido en trámites anteriores
que imposibilitara su publicación, la Oficina Española de Patentes y Marcas
comunicará el defecto al interesado para su subsanación, procediéndose
conforme a lo establecido en el artículo 16.
3. La publicación de solicitud de marca, a que se refiere el apartado 1, deberá
incluir
a) El nombre y dirección del solicitante.
b) El nombre y dirección del representante, si lo hubiere.
c) El número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad
reclamada.
d) La reproducción del signo solicitado como marca y, en su caso, una
declaración en los términos de la prevista en el apartado 2 del artículo 2 1.
e) La lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del
Nomenclátor Internacional.
4. Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que
reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que
se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de
los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados
como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de
acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la
nueva solicitud.
19. Oposiciones y observaciones de terceros.
1. Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se
considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las
prohibiciones previstas en el Título II.
2. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que
reglamentaria mente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este
plazo se abona la tasa correspondiente.
3. Los órganos de las Administraciones públicas y las asociaciones y
organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan
por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior,
observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de
las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos
y asociaciones no adquirirán la cualidad de partes en el procedimiento, pero sus
observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán
conforme a lo previsto en el artículo 22.
20. Examen de fondo.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de
oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones
contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen la
Oficina observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante
conforme a lo previsto en el artículo 21.1.
2. Sien el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u
observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Española de
Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las
prohibiciones de los artículos 5 y 9.1, letra b), la marca será registrada. En
este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que
reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio del registro de la marca
en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de
registro de la marca.
21. Suspensión de la solicitud.
1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del
examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la
solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios
solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el
artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al
solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados
de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente
sus alegaciones.
2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar,
modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y
24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene
elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo
5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos
de la protección solicitada.
22. Resolución de la solicitud.
1. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya
contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas
acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose,
sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes
de la misma.
2. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte
de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los
productos o servicios de que se trate.
3. La resolución de denegación del registro de la marca se publicará en el
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en la forma que se determine
reglamentariamente.
4. Concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas,
en la forma que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en
el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el título de registro
de la marca.
CAPITULO III
Disposiciones generales sobre el procedimiento
23. Retirada, limitación y modificación de la solicitud.
1. El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca o limitar
la lista de los productos o servicios que aquélla contenga.
2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante,
para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de
transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte
substancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o
servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no
alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma
en que fue solicitada.
3. La limitación y modificación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa
correspondiente.
24. División de la solicitud o del registro de la marca.
1. El solicitante o titular de una marca que comprenda varios productos o
servicios podrá dividir la solicitud o registro de ésta en dos o más
solicitudes o registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios
enumerados en la solicitud o registro inicial.
2. La división de la solicitud o registro de la marca sólo podrá efectuarse
durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si, con
dicha división, el suspenso, la oposición o el recurso quedaran circunscritos a
una de las solicitudes o registros divisionales. También podrá efectuarse la
división de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmisión
parcial de los mismos.
3. Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de
presentación de la solicitud o registro inicial y el beneficio del derecho de
prioridad, si lo hubiere.
4. La división estará sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dará
lugar al pago de la tasa correspondiente.
25. Restablecimiento de derechos.
1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un
procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo
demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera
podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud,
restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como
consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su
Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera
a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite,
salvo lo previsto en el apartado 5.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito a partir del cese del
impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El
trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. La solicitud sólo será
admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no
observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se
deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se
refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 32.
3. La solicitud deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones
que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado
la tasa de restablecimiento de derechos.
4. Será competente para resolverla solicitud el órgano que lo sea para
pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.
5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos
contemplados en el apartado 2 del presente artículo, en los apartados 1 y 2 del
artículo 14, en el apartado 1 del artículo 15 y en el apartado 2 del artículo
19. Tampoco serán aplicables estas disposiciones respecto del plazo de
interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos.
6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una
marca, éste no podrá alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe,
hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo
idéntico o similar a la marca durante el período comprendido entre la pérdida
del derecho sobre la solicitud o sobre la marca y la publicación de la mención
del restablecimiento de ese derecho.
7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre la
marca cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la
presentación de la solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado o
registrado de buena fe un signo idéntico o similar.
8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá
interponer recurso el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones de los
apartados 6 y 7.
26. Suspensión de procedimientos de tramitación.
La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender el procedimiento de
tramitación
a) Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior de registro, hasta el
momento en que recaiga una resolución sobre dicha solicitud que ponga fin a la
vía administrativa.
b) A instancia del solicitante que hubiera entablado una acción de nulidad,
caducidad o reivindicación del signo anterior oponente, hasta que recaiga
sentencia firme, y sin perjuicio de que sea decretada judicialmente.
c) Cuando sea presentada una solicitud de división, por el tiempo preciso para
la resolución de la misma.
d) A solicitud conjunta de todos los interesados ' sin que la suspensión pueda
en este caso exceder de seis meses.
27. Revisión de actos en vía administrativa.
1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No
se procederá a la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente
estimado al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la
resolución, fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La
devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será
acordada en la resolución del mismo.
3. Frente a la concesión de una marca la Oficina Española de Patentes y Marcas
no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista
en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se
funda en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y 52 de la presente
Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los Tribunales.
4. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, serán recurribles con sujeción
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en
las normas orgánicas que rijan para los respectivos órganos.
28. Arbitraje.
1 . Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas
surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de
conformidad con lo establecido en el presente artículo.
2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas
en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá
someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos
formales o prohibiciones absolutas de registro.
3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el
solicitante de la marca
a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la
denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos
inscritos.
b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición
al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos
inscritos.
c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el
mismo.
4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes
y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo
de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que
hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto
que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía
contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de
un convenio arbitral.
5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer
recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la
inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad
a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido.
6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la
Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones
necesarias para su ejecución.
7. Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación
de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste,
se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su
ejecución.
29. Notificaciones.
1. Las notificaciones que deba efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas
se ajustarán a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de lo establecido en los apartados
siguientes.
2. Cuando un destinatario así lo solicite y posea un buzón en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, las notificaciones se podrán efectuar mediante el
depósito en dicho buzón del acto o resolución que deba notificarse. En la
notificación se indicará la fecha de depósito, y producirá sus efectos desde el
quinto día siguiente al de depósito.
3. Cuando el interesado así lo solicite, las notificaciones se realizarán
mediante publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»,
mediante telefax, mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio
técnico del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las
notificaciones que se practiquen al interesado a través de un representante
profesional lo serán en todo caso por medio de la publicación en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial» de la decisión recaída, con indicación de si
es o no definitiva en la vía administrativa, recursos que procedan, órgano ante
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos sin perjuicio de que,
además previamente, y con efectos meramente informativos, se hubiere comunicado
el texto íntegro del acto a dicho representante por medio de su depósito en el
buzón de que disponga en la Oficina Española de Patentes y Marcas, correo
electrónico u otro medio idóneo de que disponga la Oficina, en la forma que
reglamentariamente se determine.
4. Quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas en el que actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España
deberán, a efectos de notificaciones, designar un domicilio en España.
5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación en España o la notificación no hubiere podido
practicarse después de dos intentos, la notificación se efectuará mediante
publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
6. Las notificaciones que deban practicar los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas lo serán de acuerdo a lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la normativa propia que les sea aplicable.
30. Consulta pública de expedientes.
1. Los expedientes relativos a solicitudes de registro todavía no publicadas
sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. No obstante,
cualquiera que pruebe que el solicitante del registro ha pretendido hacer valer
frente a él los derechos derivados de su solicitud, podrá consultar el
expediente antes de la publicación de aquella y sin el consentimiento del
solicitante.
2. Una vez publicada la solicitud, los expedientes podrán ser consultados,
previa petición y con sujeción a las limitaciones que reglamentariamente se
establezcan.
3. La situación jurídica de los expedientes se hará pública por medios
telemáticos en la forma y con las limitaciones técnicas que puedan concurrir y
las que reglamentariamente se establezcan.
TITULO IV
Duración, renovación y modificación de la marca registrada
31. Duración.
El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de
presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez
años.
32. Renovación.
1. El registro de la marcase renovará previa solicitud del titular de la misma o
de sus derecho habientes, presentada ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 11, que deberán acreditar esta
cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente. Si la solicitud no
fuera presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la
reciba la remitirá, junto con la documentación que se acompañe, en el plazo de
cinco días a la Oficina, contando el plazo para su resolución a partir de la
recepción del expediente.
2. La solicitud se presentará acompañada del justificante de pago de la tasa de
renovación, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases que
comprenda la solicitud de renovación.
3. La solicitud se presentará y la tasa se abonará en los seis meses anteriores
a la expiración del registro. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma
válida en un plazo de seis meses a partir de la expiración del registro, con la
obligación de satisfacer, de forma simultánea, un recargo del 25 por ciento de
la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de un 50
por ciento si se efectúa dentro de los tres siguientes.
4. Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos no fueran abonados en su
totalidad, se concederá la renovación respecto de aquellas clases totalmente
pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.
5. Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o
servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca será
renovado, únicamente, en relación con los productos o servicios de que se trate.
6. La renovación, que será inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», surtirá efectos desde el día
siguiente al de la fecha de expiración del correspondiente período de diez años.
7. Si la renovación no fuera acordada se reembolsará, a petición del
interesado, el 75 por ciento de la tasa de renovación pagada.
33. Modificación.
1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni
tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la
dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte
sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada
originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.
2. La solicitud de modificación, presentada ante la Oficina Española de Patentes
y Marcas o el órgano competente de conformidad con lo establecido en el
artículo 11, dará lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera
registrada, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una
reproducción de la marca tal como quede modificada. Cualquier tercero que se
considere perjudicado podrá recurrir esta modificación. Si la solicitud no se
presentase ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, se procederá de
conformidad y con los efectos expresados en el apartado 1 del artículo anterior.
TITULO V
Contenido del derecho de marca
CAPITULO I
Efectos del registro de la marca y de su solicitud
34. Derechos conferidos por la marca.
1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a
utilizarla en el tráfico económico.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su
consentimiento, utilicen en el tráfico económico
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser
idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión
del público, el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el
signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean
similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea
notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin
justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el
titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la
notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá
prohibirse, en especial:
a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u
ofrecer o prestar servicios con el signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de
identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o
prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar,
exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe
la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún
acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.
4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o
distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no
podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios,
siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.
5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada
«notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio
de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.
35. Reproducción de la marca en diccionarios.
Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de
consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los
bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición
del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya
acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de
que se trata de una marca registrada.
36. Agotamiento del derecho demarca.
1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular
prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el
Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su
consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que
justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los
productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o
alterado tras su comercialización.
37. Limitaciones del derecho demarca.
El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros
el uso en el tráfico económico,
siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia
industrial o comercial
a) De su nombre y de su dirección,
b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del
servicio u otras características de éstos,
c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de
un servicio, en particular como accesorios o recambios.
38. Protección provisional.
1. El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer
ante terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la
solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su
publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una
indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera
llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión,
un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.
2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación
de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la
presentación y el contenido de ésta.
3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los
efectos previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por
desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme.
4. La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse
después de la publicación de la concesión del registro de la marca.
CAPITULO II
Obligación de uso de la marca
39. Uso de la marca.
1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su
concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España
para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso
hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca
quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que
existan causas justificativas de la falta de uso.
2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso
a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de
manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual
se halla registrada.
b) La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios
o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.
3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero
con su consentimiento.
4. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las
circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular,
como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a
los productos o servicios para los que esté registrada.
CAPITULO III
Acciones por violación del derecho de marca
40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.
El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos
jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes
lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo
ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.
41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.
1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en
la vía civil
a) La cesación de los actos que violen su derecho
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y,
en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes,
envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se
haya materializado la violación del derecho de marca.
d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección
del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente
identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la
naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar
al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio
desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias
específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
e) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas.
2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en
el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de
alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por
el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de
excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de
presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real
para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa
la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos
efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o
servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá
asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de
caducidad por falta de uso de la marca del actor.
42. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.
1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los
actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los
responsables de la primera comercialización de los productos o servicios
ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y
perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca
registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados
si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su
caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de
ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de
que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o
negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.
43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.
1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas
sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del
registro de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular del
registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al
prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización
defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada
de aquélla en el mercado.
2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con
arreglo a uno de los criterios siguientes:
a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si
no hubiera tenido lugar la violación.
b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la
violación.
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión
de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a
derecho.
3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras
circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y
clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el
caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las
circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el
mercado.
4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de
la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan
servir para aquella finalidad.
5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente
tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en
concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de
negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente
marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor
si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios
superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.
44. Indemnizaciones coercitivas.
Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el
Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600
euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la
violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá
la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.
45. Prescripción de acciones.
1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca
prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.
2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación
con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la
fecha en que se ejercite la correspondiente acción.
CAPITULO IV
La marca como objeto de derecho de propiedad
46. Principios generales.
1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La
comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto
por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho
común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso
independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo
dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo
ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá
notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las
mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión
de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho
de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran
notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A
falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo
prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en
igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro
de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la
marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará,
a todos los efectos, como renuncia a su derecho.
2. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la
empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser
objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras
medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los
productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e
inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios
jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de que se
constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones
específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles,
con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas
para su anotación en el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros
estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los
gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos.
3. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior sólo podrán oponerse
frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas.
4. Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravámenes
contemplados en el apartado 2, no podrá inscribirse ningún otro de igual o
anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiera
anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse hasta la
resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen de la clase antes
expresada.
5. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente
será preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicándose las
operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.
6. El Registro de Marcas es público. La publicidad se hará efectiva, previo pago
de las tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso
individualizado a las bases de datos, suministro de listados informáticos,
consulta autorizada de los expedientes, obtención de copias de los mismos y
certificaciones y, de forma gratuita, en la forma prevista en la disposición
adicional undécima de la presente Ley.
47. Transmisión de la marca.
1. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas,
salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las
circunstancias del caso.
2. Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma
manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a
error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o
registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el
adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o
servicios para los cuales no resulte engañosa.
48. Licencia.
1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la
totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté
registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser
exclusivas o no exclusivas.
2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud
podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las
disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma
protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al
territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos
fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.
3. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder
sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.
4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a
utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las
renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los
productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.
5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que
el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca.
6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca
si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.
49. Solicitud de inscripción de las modificaciones de derechos.
1. La inscripción del cambio en la titularidad del registro de marca deberá
solicitarse mediante instancia en la forma que se establezca reglamentariamente.
La solicitud de inscripción deberá acompañarse del justificante de pago de la
tasa correspondiente que se abonará según los registros afectados.
2. Si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato, la instancia
deberá expresarlo. A elección del solicitante se deberá acompañar a la instancia
alguno de los siguientes documentos
a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación
de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra
autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato
original.
e) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como
por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca
reglamentariamente.
3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, por imperativo de
la ley, por resolución administrativa o por decisión judicial, deberá
acompañarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad pública que emita
el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o
legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. De la misma
manera se solicitará la inscripción de embargos y demás medidas judiciales.
4. Los apartados anteriores serán aplicables, en todo aquello que no sea
incompatible con su propia naturaleza, a la inscripción de los demás actos o
negocios jurídicos contemplados en el apartado 2 del artículo 46, salvo la
hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas y la
constitución de otros derechos reales o de una opción de compra, para cuya
inscripción deberá acompañarse alguno de los documentos públicos previstos en
las letras a) o b) del apartado 2.
50. Procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos.
1. La inscripción de los actos y negocios jurídicos contemplados en el apartado
2 del artículo 46, podrá solicitarse tanto por el cedente como por el cesionario
y la solicitud de inscripción se presentará, conforme a quien sea el
solicitante, en el órgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en
el artículo 11.
2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano competente la numerará y
fechará en el momento de su recepción y, dentro de los cinco días siguientes,
remitirá, en su caso, los datos de la misma a la Oficina Española de Patentes
y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine.
3. El órgano competente para la recepción examinará si la documentación
presentada consta de
a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el número
del registro de marca afectado, los datos de identificación del nuevo titular y
la indicación de los productos o servicios a los que afecte la cesión o
licencia, si no fueran totales.
b) El documento acreditativo de la cesión o licencia de conformidad con lo
dispuesto en los apartados 2, y 4 del artículo 49.
c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.
4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el
apartado anterior, el órgano competente comunicará las irregularidades
observadas al solicitante, para que, en el plazo que reglamentaria mente se
establezca, las subsane. Si no se subsanasen, la solicitud de inscripción se
tendrá por desistida, procediéndose, en su caso, conforme establece el apartado
2 del artículo 17. Si la solicitud no presentara ninguna de estas
irregularidades o las mismas hubieran sido subsanadas, el órgano competente de
la Comunidad Autónoma, si de él se tratara, procederá conforme a lo previsto en
el apartado 1 del artículo 17.
5. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y
Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez
y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún
defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción,
notificándolo al interesado para que, en el plazo que reglamentariamente se
establezca, subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo
se resolverá la solicitud de inscripción.
6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de
la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o
en los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de
pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones.
7. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando,
total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se
indicarán sucintamente los motivos de la misma. La resolución recaída se
publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con mención
expresa de los siguientes datos
a) Nuevo titular del derecho.
b) Número de expediente.
c) Identificación de los registros afectados.
d) Fecha de resolución.
e) Representante, si hubiere intervenido.
f) El acto que dio origen a la inscripción.
TITULO VI
Nulidad y caducidad de la marca
CAPITULO I
Nulidad
51. Causas de nulidad absoluta.
1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser
objeto de cancelación
a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en
el artículo 5 de la presente Ley.
b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de
mala fe.
2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es
imprescriptible.
3. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el
momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la
nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo
5, apartado 1, letras b), e) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su
registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales
esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su
consentimiento.
52. Causas de nulidad relativa.
1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser
objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7,
8, 9 y 10.
2 El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca
posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con
conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la
marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho
anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado
la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala
fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en
este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del
derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la
marca posterior.
3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años
registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra
marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de
excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de
presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real
para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa
la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos
efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o
servicios para los que haya sido realmente utilizada.
53. Extensión de la excepción de cosa juzgada.
No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando
la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en
cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso
contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.
54. Efectos de la declaración de nulidad.
1. La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca
válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han
tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la presente
Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.
2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado
lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto
retroactivo de la nulidad no afectará
a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza
de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en
que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por
razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias,
será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.
CAPITULO II
Caducidad
55. Caducidad.
1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:
a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de
la presente Ley.
b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.
d) Cuando en el comercio se hubiera convertido por la actividad o inactividad de
su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que
esté registrada.
e) Cuando a consecuencia del uso quede ella hubiera hecho el titular de la
marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o
servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a
error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia
geográfica de estos productos o servicios.
f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos,
el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3
de la Ley. Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras
persista este incumplimiento.
En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de
Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales.
2. Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en
que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con
independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Serán de aplicación al efecto
retroactivo de la caducidad las previsiones establecidas en el apartado 2 del
artículo 54 de esta Ley.
56. Caducidad por falta de renovación.
1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción
reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha
marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la
acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se
produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá
renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia
sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad
o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y
Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este
plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada.
2. Tampoco caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre
inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El
titular hipotecario podrá solicitar la renovación en nombre de su propietario en
el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de demora previsto
en el artículo 32.3 de esta Ley. El titular hipotecario también podrá abonar
las tasas de renovación en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en
que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular
hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad de la marca.
57. Renuncia de la marca.
1. El titular podrá renunciar a toda la marca o a parte de los productos o
servicios para los cuales esté registrada.
2. La renuncia deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
o los órganos a que se refiere el artículo 11, por escrito y sólo tendrá efectos
una vez inscrita en el Registro de Marcas. Si la solicitud se presentase ante un
órgano distinto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la
reciba la remitirá a aquella, junto con la documentación que la acompañe, en el
plazo de cinco días siguientes a su recepción.
3. No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan
derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el
Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos
derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción
reivindicatoria sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.
58. Caducidad por falta de uso de la marca.
En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular
de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen
causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de
la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que
se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se
hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca, no obstante, el
comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la
presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha
no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no
utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la
reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular
que la demanda de caducidad podría ser presentada.
CAPITULO III
Disposiciones comunes
59. Legitimación.
La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser
ejercitada
a) En los casos previstos en los artículos 51 y 55 c), d), e) y f), por la
Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o
jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la
representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de
servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un
derecho subjetivo o un interés legítimo.
b) En los casos previstos en el artículo 52, por los titulares de los derechos
anteriores afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en
el caso de los derechos anteriores previstos en la letras a) y b) del artículo 9
de la presente Ley.
60. Nulidad y caducidad parcial.
Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los
productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración
sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.
61. Anotaciones registrales y ejecutividad y comunicación de sentencias.
1. Admitida a trámite la demanda de nulidad o caducidad del registro de la
marca, el Tribunal, a instancia del demandante, librará mandamiento a la Oficina
Española de Patentes y Marcas para que haga anotación preventiva de la demanda
en el Registro de Marcas.
2. Una vez firme la sentencia, la declaración de nulidad o caducidad del
registro de la marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.
3. La sentencia firme que declare la nulidad o caducidad del registro de la
marca se comunicará, bien de oficio bien a instancia de parte, a la Oficina
Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la
cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial».
TITULO VII
Marcas colectivas y marcas de garantía
CAPITULO I
Marcas colectivas
62. Concepto y titularidad.
1. Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación
gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para
distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una
asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.
2. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad
jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.c), podrán registrarse como
marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio
para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El
derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a
un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que
dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o
comercial, en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a
utilizar una denominación geográfica.
4. La marca colectiva no podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su
uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.
63. Reglamento de uso.
1. La solicitud de registro de marca colectiva deberá ser acompañada de un
reglamento de uso, en el que, además de los datos de identificación de la
asociación solicitante, se especificarán las personas autorizadas a utilizar la
marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de
la marca, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un
miembro de la asociación y demás sanciones en que puede incurrir.
2. Si la marca colectiva consistiera en una indicación de procedencia
geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos
productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las
condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.
64. Denegación de la solicitud.
1. La solicitud de registro de una marca colectiva será denegada en la forma y
por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo
dispuesto en los artículos 62 y 63, o cuando el reglamento de uso sea contrario
a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.
2. La solicitud de marca colectiva será también denegada cuando pueda inducir al
público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular
cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.
3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del
reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.
65. Modificación del reglamento de uso.
1. El titular de la marca colectiva deberá someter a la Oficina Española de
Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se
desestimará la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla
los requisitos del artículo 63 o incurra en alguna de las prohibiciones de
registro del artículo 64.
2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su
inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
66. Causas de nulidad.
Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se
declarará la nulidad del registro de una marca colectiva cuando hubiera sido
registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 64, salvo que el titular
de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las
prescripciones de las citadas disposiciones.
67. Causas de caducidad.
El registro de una marca colectiva caducará, además de por las causas previstas
en el artículo 55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así
se declare en sentencia firme
a) Que el titular ha negado arbitrariamente el ingreso en la asociación a una
persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial
del reglamento de uso de la marca. En el caso de inadmisión de una persona en la
asociación, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de
declarar la caducidad, condenando al titular a admitir en la asociación a la
persona arbitrariamente excluida.
b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la
marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso.
c) Que a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho
susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado 2 del
artículo 64.
d) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las
disposiciones del apartado 1 del artículo 65, salvo si el titular de la marca,
mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los
requisitos fijados por dichas disposiciones.
CAPITULO II
Marcas de garantía
68. Concepto.
1. Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación
gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de
empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los
productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en
especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico,
condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del
servicio.
2. No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen
productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a
registrarse la citada marca.
3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 62.
69. Reglamento de uso.
1. La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un
reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la
marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a
certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles
y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en
que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su
caso, se exigirá a quienes utilicen la marca.
2. El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano
administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o
servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá
favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que
el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe
desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de
garantía previa audiencia del solicitante.
3. Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia
geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos
productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones
prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca.
70. Denegación de la solicitud.
1. La solicitud de registro de una marca de garantía será denegada en la forma y
por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo
dispuesto en los artículos 68 y 69, o cuando el reglamento de uso sea contrario
a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.
2. La solicitud de marca de garantía será también denegada cuando pueda inducir
al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en
particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de
garantía.
3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del
reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.
71. Modificación del reglamento de uso.
1. El titular de la marca de garantía deberá someter a la Oficina Española de
Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se
desestimará la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla
los requisitos del artículo 69 o incurra en alguna de las prohibiciones del
artículo 70.
2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su
inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
72. Causas de nulidad.
Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se
declarará la nulidad del registro de una marca de garantía cuando hubiera sido
registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70, salvo que el titular
de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las
prescripciones de los citados preceptos.
73. Causas de caducidad.
El registro de una marca de garantía caducará, además de por las causas
previstas en el artículo 55, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes y así se declare en sentencia firme
a) Que el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona
capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del
reglamento de uso de la marca. En el caso de denegación injustificada del uso
de la marca, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de
declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la
persona arbitrariamente excluida.
b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la
marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso.
c) Que, a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho
susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado 2 del
artículo 70.
d) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las
disposiciones del apartado 1 del artículo 71, salvo si el titular de la marca,
mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los
requisitos fijados por dichas disposiciones.
e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que él
mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o
suministre.
CAPITULO III
Disposiciones comunes
74. Carácter público del reglamento de uso.
El reglamento de uso de las marcas colectivas o e garantía depositado en la
Oficina Española de Patentes y Marcas podrá ser libremente consultado por
cualquier persona, sin sujeción a pago de tasa.
75. Uso de la marca.
La exigencia de uso de las marcas colectivas y de garantía se entenderá cumplida
por el uso que cualquier persona facultada haga conforme al artículo 39 de esta
Ley.
76. Ejercicio de acciones.
1. Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de garantía no
podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo
autorización expresa del titular o disposición contraria del reglamento de uso.
2. El titular de una marca colectiva o de garantía podrá reclamar, por cuenta de
las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas
hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.
77. Prohibición temporal de registrar marcas colectivas o de garantía
canceladas.
Las marcas colectivas y de garantía cuyo registro haya sido cancelado por
cualquiera de las causas previstas en esta Ley no podrán ser registradas en
relación con productos o servicios idénticos o similares durante un plazo de
tres años a contar desde el día en que fue publicada la cancelación del registro
de la marca o si hubieran caducado por falta de renovación, desde el día en que
concluyó el plazo de demora para renovar el registro.
78. Normas aplicables.
Las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se aplicarán a
las marcas colectivas y de garantía, salvo disposición contraria prevista en el
presente Título.
TITULO VIII
Marcas internacionales
79. Solicitud de extensión territorial a España.
Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de
una marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid
de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado en
lo sucesivo «Arreglo de Madrid»), del Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en lo sucesivo «Protocolo») o de ambos,
extenderá sus efectos en España.
80. Denegación y concesión de la protección en España.
1. Se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de
acuerdo con el artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5 del Protocolo.
2. A efectos de la concesión o denegación serán aplicables al registro de la
marca internacional, en lo que proceda, los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27
y 28 y el apartado 4 del artículo 29.
3. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo 18, queda
reemplazada, para las marcas internacionales, por la publicación que la Oficina
Internacional efectúa en su gaceta periódica conforme a lo previsto en el
artículo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el artículo 3.4) del Protocolo. La
Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial» una mención de la referida publicación de la Oficina
Internacional.
4. El plazo de oposición establecido en el artículo 19.2 empezará a contar a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de
la mención a que se refiere el apartado anterior.
5. La denegación de la protección provisional, en el supuesto previsto por el
artículo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán
notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el
Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo
«Reglamento común al Arreglo y al Protocolo»).
81. Presentación de la solicitud de registro internacional.
1. La solicitud se presentará por el titular de una marca registrada en España,
al amparo del Arreglo de Madrid, o por el titular o el mero solicitante de una
marca, al amparo del Protocolo, en el órgano que resulte competente, de acuerdo
con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11.
2. Al solicitarse el registro internacional, su renovación, o la inscripción de
cualquier modificación se satisfará una tasa nacional, sin cuyo pago no será
tramitada.
82. Examen preliminar de la solicitud internacional.
1. Recibida la solicitud de registro internacional, el órgano competente
examinará
a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto por el
Reglamento común al Arreglo y al Protocolo.
b) Si la tasa nacional ha sido pagada.
2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos requisitos, se notificará al
solicitante los defectos observados, para que, en el plazo que
reglamentariamente se determine, los subsane. Si no se subsanasen, se resolverá
teniendo por desistida la solicitud. Si la solicitud no presentara ninguno de
estos defectos o los mismos hubieran sido subsanados, el órgano competente
otorgará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que
recibió la solicitud o la subsanación de ésta, según proceda, y la transmitirá,
con todo lo actuado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de los
cinco días siguientes.
3. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas, como
Oficina de origen, examinará si
a) El solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional de acuerdo con
los artículos 1 y 2 del Arreglo de Madrid o, en su caso, del artículo 2 del
Protocolo.
b) Las indicaciones que figuran en la solicitud internacional se corresponden
con las del registro nacional o, en su caso, con las de la solicitud de registro
nacional, a los efectos de certificar esa conformidad según establece el
artículo 3.1) del Arreglo de Madrid o, en su caso, el artículo 3.1) del
Protocolo.
4. En el caso de que la solicitud internacional carezca de alguno de los
requisitos examinados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará los
defectos al solicitante requiriéndole para que los subsane en el plazo
reglamentariamente establecido. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por
desistida la solicitud.
5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Española de
Patentes y Marcas indicará como fecha de la solicitud de registro internacional
la fecha en que recibió la subsanación.
83. Transformación de un registro internacional.
1. Un registro internacional cancelado en virtud del artículo 6.4 del Protocolo
podrá ser transformado en una solicitud de marca nacional para productos o
servicios cubiertos en España por dicho registro internacional si dicha
solicitud se dirige a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de
tres meses a contar desde la fecha de cancelación de dicho registro
internacional.
2. El peticionario de la transformación deberá presentar una solicitud de
registro nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
Esta solicitud incluirá, además, los siguientes datos
a) Indicación de que se trata de una solicitud de transformación.
b) Número y fecha del registro internacional en que se basa.
c) Indicación de si dicho registro está concedido o pendiente de concesión en
España.
d) Domicilio en España a efectos de notificaciones, de conformidad con el
artículo 29.4.
A la solicitud de registro deberá adjuntarse una certificación de la Oficina
Internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios para los
cuales la protección del registro internacional había tenido efectos en España
antes de su cancelación. Esta certificación se acompañará de su traducción al
castellano.
3. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha del
registro internacional o de la extensión posterior para España, según proceda,
y, si tenía prioridad, gozará de este derecho. En lo demás, la solicitud de
transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante,
si la solicitud de transformación se refiriera a una marca internacional ya
concedida en España, se acordará sin más trámite su concesión como marca
nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4. Contra este acuerdo
no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas
o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos
exigidos para la válida transformación o concesión directa del registro
internacional solicitado.
4. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se
considerará como fecha de presentación la del día en que la solicitud de
transformación hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes y
Marcas o, en su caso, la prevista en el artículo 16.3 de esta Ley.
TITULO IX
Marcas comunitarias
84. Presentación de una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
La presentación de una solicitud de marca comunitaria en la Oficina Española de
Patentes y Marcas, al amparo del artículo 25.1.b) del Reglamento (CE) 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993,sobre la marca comunitaria, dará lugar al
pago de la tasa correspondiente. La Oficina Española de Patentes y Marcas
indicará la fecha de recepción de la solicitud y el número de páginas que la
compongan, transmitiéndola a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, si
la tasa anteriormente señalada hubiera sido satisfecha.
85. Declaración posterior de la caducidad o nulidad.
Cuando una marca comunitaria se beneficie de la antigüedad de una marca anterior
con efectos en España, se podrá declarar la caducidad o nulidad de esta marca
anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta de renovación,
renuncia del titular o impago de las tasas de mantenimiento, en su caso.
86. Transformación de la marca comunitaria.
1. El procedimiento de transformación de una solicitud o de una marca
comunitaria en solicitud de marca nacional se iniciará con la recepción por la
Oficina Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación que le
transmita la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
2. En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepción de la
petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el
solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Abonar las tasas establecidas en el artículo 12.2 de esta Ley.
b) Presentar una traducción al castellano de la petición de transformación y de
los documentos que la acompañan cuando no estén redactados en este idioma.
c) Designar un domicilio en España a efectos de notificaciones, de conformidad
con el artículo 29.4.
d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere gráfica o
contuviere elementos gráficos.
3. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se cumplieran los
requisitos exigidos en el mismo, la solicitud de transformación se tendrá por
desistida. Si los requisitos fueran cumplidos, la Oficina Española de Patentes y
Marcas resolverá sobre la admisibilidad de la transformación solicitada conforme
a lo previsto en los artículos 108.2 y 110.1 del Reglamento (CE) 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
4. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha de
presentación que se le hubiere otorgado como solicitud de marca comunitaria y,
si tenía prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. Por lo
demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca
nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una
marca comunitaria ya registrada, se acordará sin más trámite su concesión como
marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4, salvo que,
debido a la renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa provocada por
su titular, hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo
algún motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca
en España, en cuyo caso se tramitará como una solicitud de marca nacional.
Contra el acuerdo de concesión directa previsto en este apartado no podrá
formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o
relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos
exigidos para la válida transformación o concesión directa de la marca
comunitaria solicitada.
5. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se
considerará como fecha de presentación la del día en que la solicitud de
transformación hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes y
Marcas.
TITULO X
Nombres comerciales
87. Concepto y normas aplicables.
1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación
gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para
distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares.
2. En particular, podrán constituir nombres comerciales
a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las
personas jurídicas.
b) Las denominaciones de fantasía.
c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
d) Los anagramas y logotipos.
e) Las imágenes, figuras y dibujos.
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se
mencionan en los apartados anteriores.
3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación
al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia
naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.
88. Prohibiciones de registro.
No podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes
a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el
artículo 87.
b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de
la presente Ley.
c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los
artículos 6 a 10 de esta Ley.
89. Clasificación y tasas aplicables.
1. En la solicitud de registro deberán especificarse las actividades que
pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por
clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, según
se trate de actividades de prestación de servicios o de actividades de
producción o comercialización de productos.
2. La solicitud y la renovación del nombre comercial estarán sometidas al pago
de las tasas correspondientes, según el número de clases que comprenda, en los
mismos términos que las marcas.
90. Derechos conferidos por el registro.
El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a
utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley.
91. Nulidad y caducidad del nombre comercial.
1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad
del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las
marcas y, además, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto
en el artículo 88 de la presente Ley.
2. Se declarará la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas
causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su
propia naturaleza.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Jurisdicción y normas procesales.
Las normas vigentes contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, respecto de las patentes serán de aplicación a las distintas
modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley, en todo aquello
que no sea incompatible con su propia naturaleza, a excepción del artículo 128
de dicha Ley.
Segunda. Tasas.
Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere el apartado 4 del
artículo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo
autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», serán, en materia de signos
distintivos, las previstas en el anexo de la presente Ley.
Tercera. Modificación de la Ley de Patentes.
1. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 125 de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, con la redacción siguiente:
«En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será
competente, a elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el
apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la
violación o se hubieran producido sus efectos.»
2. El artículo 155 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, queda
redactado de la siguiente forma
« 1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el
Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.
2. Los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea deberán
actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial.»
Cuarta. Cumplimiento de trámites.
Cuando un plazo para evacuar un trámite de un procedimiento en materia de
propiedad industrial expire en sábado, el trámite de que se trate se podrá
efectuar válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.
Quinta. Plazos de resolución de los procedimientos.
Los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en esta Ley se
computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de Patentes y
Marcas de las respectivas solicitudes, y serán los siguientes:
a) Concesión de signos distintivos doce meses si la solicitud no sufre ningún
suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las
circunstancias anteriores.
b) Renovación de signos distintivos ocho meses si no se produjera ningún
suspenso y doce meses en caso contrario.
c) Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras
modificaciones de derechos o de asientos registrales: seis meses si no
concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.
d) Restablecimiento de derechos seis meses.
e) Transformación de registros internacionales: cinco meses si la solicitud de
transformación se refiere a una marca internacional ya concedida en España, y el
establecido para el procedimiento de concesión de marcas nacionales, en caso
contrario.
f) Transformación de marcas comunitarias cinco meses si la solicitud de
transformación se refiere a una marca comunitaria ya registrada y el establecido
para el procedimiento de concesión de marcas nacionales en caso contrario. En
este caso, el plazo se computará desde la fecha en la que el solicitante cumpla
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley.
g) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté
sometido a un plazo específico de resolución veinte meses.
Sexta. «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará periódicamente el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en el que se insertarán las
solicitudes, resoluciones y notificaciones relativas al servicio y a los
procedimientos de las distintas modalidades de propiedad industrial, conforme a
lo que se disponga en sus respectivas legislaciones.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en soporte informático que haga
posible su lectura.
Séptima. Aplicación del restablecimiento de derechos a las demás modalidades
registrales de propiedad industrial.
1. Las normas contenidas en el artículo 25 de la presente Ley serán de
aplicación, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a
las patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos semiconductores
y modelos y dibujos industriales y artísticos.
2. Además de las excepciones previstas en el apartado 5 del artículo 25,
tampoco será aplicable el restablecimiento de derechos a los plazos
contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 33 y en el apartado 2 del
artículo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
Octava. Utilización de medios electrónicos.
1. Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que en el plazo de dos
años determine, en colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan asumido
competencias en la materia, los supuestos en los que las comunicaciones e
intercambio de documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas,
los órganos competentes, en su caso, de las Comunidades Autónomas y los
usuarios de sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse
en soporte electrónico. Las condiciones generales, requisitos y características
técnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos, serán fijadas por
resolución del Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. Una vez se establezcan las condiciones generales, requisitos y
características técnicas de presentación de solicitudes en soporte magnético o
por medios telemáticos, quedará reducido en un 15 por ciento el importe de las
tasas de solicitud de registro, división de la solicitud y de renovación, en el
supuesto en que los interesados presenten dichas solicitudes en soporte
magnético o por medios telemáticos.
Novena. Comunicación de signos protegidos.
A los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de
efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá comunicársele a esta
Oficina
a) Por el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas
protegidas y las denominaciones de las variedades vegetales protegidas.
b) Por el órgano competente del Ministerio de Sanidad y Consumo la publicación
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley
25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, efectúa de la lista de
denominaciones oficiales españolas de las sustancias autorizadas en España, así
como la publicación que realiza la Organización Mundial de la Salud de las
denominaciones comunes internacionales.
c) Por los órganos competentes de las distintas Administraciones públicas, los
signos de interés público que, conforme a lo previsto en la letra k) del
artículo 5.1, hayan de ser protegidos.
Décima. Régimen contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos
efectuadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
1. Las consultas que efectúe la Oficina Española de Patentes y Marcas a bases de
datos nacionales o extranjeras sobre desarrollo tecnológico o, en general, sobre
propiedad industrial, no requerirán la celebración de contratos en los términos
previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.
2. La utilización de esas bases de datos requerirá la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas. El pago a los proveedores por las consultas efectuadas a
dichas bases de datos podrá realizarse mediante expediente de pagos a
justificar.
Undécima. Prestación de servicios de información por medio de redes de
comunicación telemática.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, podrá poner a disposición a través de redes de comunicación
telemática con carácter gratuito el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial», así como información sobre la situación jurídica de los
expedientes, sobre identidades y parecidos entre signos distintivos, sobre
patentes, modelos de utilidad y diseño industrial, sobre el archivo histórico y,
en general, sobre aspectos relacionados con la propiedad industrial cuya
divulgación se estime conveniente por razones de información tecnológica,
difusión de la propiedad industrial u otra justificada.
Duodécima. Aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial y, en
particular, los procedimientos de registro, renovación e inscripción de cesiones
de derechos y demás actos registrales se regirán por su normativa específica
y, subsidiariamente, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Decimotercera. Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del
Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial».
1. Se modifica el número 1 del artículo 3.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo,
sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial»,
que quedará redactado como sigue: «1. El Presidente del Organismo.»
2. Se modifica el artículo 4.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación
del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», que quedará
redactado como sigue:
«Art. 4.º 1. El Presidente del Organismo será el Subsecretario del Ministerio de
adscripción de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. Son facultades del Presidente del Organismo
a) Definirla política del Organismo y establecer las directrices de su
actuación.
b) Aprobar la gestión del Director del Organismo.
c) Conocer el funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
medio de los informes que periódicamente rinda el Director.
d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos, así como la
liquidación anual del mismo.
e) Aprobar la memoria anual de actividades del Organismo.
f) Adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos que por su naturaleza e
importancia sean sometidos a su conocimiento.»
3. Se modifica el artículo 5.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación
del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», que quedará
redactado como sigue:
«Art. 5.º 1. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas será el
ejecutor de las directrices marcadas por el Presidente del Organismo y
ostentará la representación legal del Organismo y las facultades efectivas de
dirección y gestión de los servicios, tendrá a su cargo la vigilancia y
fiscalización de todas las dependencias del Organismo resolverá los asuntos
propios de la competencia del mismo, y sus resoluciones en las materias de
propiedad industrial de las que sea competente pondrán fin a la vía
administrativa.
2. El nombramiento del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se
efectuará por Real Decreto a propuesta del Ministro del Departamento de
adscripción del Organismo.»
Decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas
jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial
notorios o renombrados.
Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de
denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social
solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre
comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley,
salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.
Decimoquinta. Cooperación de la Oficina Española de Patentes y Marcas con
Organizaciones Internacionales y Oficinas extranjeras.
Las actividades de formación y cooperación realizadas por la Oficina Española
de Patentes y Marcas en colaboración con Organizaciones Internacionales y las
que tenga con Oficinas de Propiedad Industrial extranjeras o sus trabajadores
como beneficiarios, que pudieran ser consideradas como ayudas o subvenciones,
no tendrán que estar precedidas por el trámite de publicidad y concurrencia.
Decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red.
El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren
necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre los
nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel «.es». La
regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos
distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial.
Decimoséptima. Extinción de sociedades por violación del derecho de marca.
Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de
denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad
quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de
oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 44 de esta Ley.
Decimoctava. Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas.
El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren
necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el
régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas.
Decimonovena. Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas.
Por el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que
fueren necesarios, se procederá a remitir al Congreso de los Diputados un
proyecto de Ley regulador de las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas que sustituya a la vigente Ley 25/1970, de 2 de
diciembre, del Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Régimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de
establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán
tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior.
Segunda. Aplicación de la presente Ley a los derechos ya registrados.
1. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de
legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley, salvo en lo que se
dispone en los apartados siguientes.
2. Las marcas y nombres comerciales concedidos conforme al Estatuto de la
Propiedad Industrial que no hubieran sido renovados durante la vigencia de la
Ley de Marcas de 1988 seguirán, en cuanto a su renovación y pago de quinquenios
las siguientes normas
a) La primera renovación que se efectúe de los mismos, tras la entrada en vigor
de la presente Ley, se presentará dentro de los seis meses anteriores al término
de los veinte años de su vida legal y se ajustará a lo previsto en el artículo
32. Esta renovación se otorgará por diez años contados desde la fecha de
presentación de la solicitud inicial de registro. Las renovaciones posteriores
se efectuarán conforme a las previsiones de esta Ley.
b) Hasta la primera renovación que se efectúe tras la entrada en vigor de la
presente Ley, estas marcas y nombres comerciales estarán sujetos, bajo sanción
de caducidad, al pago de los quinquenios correspondientes. A estos efectos, la
fecha de vencimiento de los quinquenios será el último día del mes en que se
cumpla cada quinto aniversario de la fecha de concesión del registro, debiendo
efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la
fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.
3. Las marcas y nombres comerciales no comprendidos en el apartado anterior,
cuya concesión hubiera sido publicada o cuya última renovación hubiera sido
solicitada bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, pero antes de la
entrada en vigor de la Ley 14/1999, de Tasas y Precios Públicos por servicios
prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, estarán sujetos, hasta la primera
renovación que efectúen tras la entrada en vigor de la presente Ley, al pago de
los quinquenios correspondientes, bajo sanción de caducidad. A estos efectos, la
fecha de vencimiento del segundo quinquenio será el último día del mes en que se
cumpla el quinto aniversario de la fecha de presentación de la solicitud inicial
de registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres
meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.
4. La cuantía de los quinquenios a que se refieren los apartados anteriores será
la prevista en la tarifa 1.11 del anexo de la presente Ley. Finalizado el plazo
para el pago del quinquenio correspondiente, sin haberse satisfecho su importe,
podrá abonarse el mismo con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres
primeros meses y de un 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta un
máximo de seis meses de demora.
Tercera. Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la presente disposición transitoria, los
rótulos de establecimiento, mientras dure su vigencia registral y en la medida
en que no sea incompatible con su propia naturaleza, se regirán por las normas
de esta Ley.
2. Los rótulos de establecimiento continuarán temporalmente su existencia
registral de acuerdo con lo que se dispone a continuación
a) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley,
los rótulos de establecimiento que se hallen vigentes podrán ser renovados por
un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley.
Esta solicitud de renovación deberá acompañarse del justificante de pago del 50
por ciento de la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para
una sola clase. Cuando la renovación del rótulo de establecimiento sólo
comprenda municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma, la solicitud de
renovación se presentará ante los órganos competentes de dicha Comunidad, a los
que corresponderá su resolución y anotación registral pertinente, sin perjuicio
de la oportuna comunicación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el
plazo de cinco días, tanto de la presentación de la solicitud de renovación como
de la resolución adoptada, a efectos de su anotación registral. La Oficina
Española de Patentes y Marcas, previa petición de los órganos autonómicos
competentes, remitirá copia de estos expedientes de rótulo de establecimiento.
Las tasas que han de abonarse por la renovación de estos rótulos serán
percibidas por las Comunidades Autónomas competentes y se abonarán en la forma
que las mismas dispongan.
b) Los rótulos de establecimiento que no hubieran sido renovados conforme a lo
previsto en la letra anterior o aquellos que resulten concedidos con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en virtud de lo
establecido en la disposición transitoria primera, continuarán su existencia
registral hasta la conclusión del período de diez o veinte años por el que
hubieran sido concedidos o renovados por última vez. Los rótulos de
establecimiento, comprendidos en esta letra, que estuvieran sometidos al pago
de quinquenios, deberán abonar éstos, bajo sanción de caducidad, en el plazo
previsto en el apartado 2.b) o en el apartado 3 de la disposición transitoria
segunda, según la legislación bajo la que hubieran sido concedidos o renovados
por última vez. El apartado 4 de la citada disposición transitoria será también
de aplicación.
Transcurrido el período de vigencia registral previsto en las letras anteriores,
el registro de los rótulos de establecimiento será definitivamente cancelado,
pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal,
conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de
enero, de Competencia Desleal y por lo dispuesto en la disposición transitoria
siguiente.
3. Mientras dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento
a) No podrán registrarse como marcas o nombres comerciales los signos que sean
idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado
para designar las mismas actividades que los productos, servicios o actividades
para los que se solicitan la marca o nombre comercial. A estos efectos, el
titular del rótulo de establecimiento podrá oponerse al registro de dichos
signos conforme a lo previsto en el artículo 19 o solicitar la nulidad de los
mismos si hubiesen sido registrados en contravención de lo dispuesto en este
párrafo.
b) Podrá declararse la nulidad o caducidad de un rótulo de establecimiento en la
forma y por las mismas causas previstas para las marcas. Su nulidad podrá
declararse además cuando hubiere sido registrado a pesar de no distinguirse
suficientemente de una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, en
este caso, para el mismo término municipal, que sean anteriores y para
productos, servicios o actividades idénticos o similares.
Cuarta. Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento
definitivamente cancelados.
1. El titular o causahabiente de un rótulo de establecimiento que hubiere sido
cancelado definitivamente en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 de la disposición transitoria tercera, podrá oponerse al uso de una
marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere estado
protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posteriores e
incompatibles con dicho rótulo en los términos establecidos en la letra a) del
apartado 3 de la disposición transitoria tercera.
2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del rótulo de
establecimiento hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la
marca o nombre comercial en el término municipal en el que dicho rótulo tiene
protección, durante cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de estos
signos distintivos se hubiera efectuado de mala fe.
3. Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente no
podrán oponerse al uso de los rótulos de establecimiento contemplados en el
apartado 1, incluso si los mismos, por aplicación del apartado anterior, no
pudieran ya ser alegados contra dichas marcas o nombres comerciales posteriores.
4. Los derechos concedidos en esta disposición transitoria se extinguirán a los
veinte años de haber sido cancelado el registro conforme a lo previsto en el
último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, o si el
rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido de
tres años.
Quinta. Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas.
Las comunidades autónomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia
para la ejecución de la legislación de propiedad industrial, previa coordinación
con la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicarán en sus respectivos
boletines oficiales la fecha a partir de la cual iniciará su funcionamiento el
órgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme
a lo previsto en esta ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos,
las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas serán ejecutadas por
la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Asimismo, y hasta que dichos órganos entren en funcionamiento, la Oficina
Española de Patentes y Marcas asignará como fecha de presentación a las
solicitudes que en su caso se hubieren presentado ante las Administraciones de
las citadas comunidades autónomas, la que se haya hecho constar por estas
últimas como fecha de recepción de la documentación que contenga los elementos a
que se refiere el artículo 13.
Sexta. Clasificación de los nombres comerciales.
1. En la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la
presente Ley, los nombres comerciales concedidos bajo la legislación anterior se
clasificarán conforme a lo previsto en el artículo 89 de esta Ley.
2. El solicitante de la renovación deberá presentar su propuesta de
clasificación sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque
podrá reordenarlas o renunciar a las que estime oportunas. En caso de que la
Oficina Española de Patentes y Marcas no considerara correcta la clasificación
presentada, propondrá al interesado una nueva clasificación para que, en el
plazo que reglamentariamente se determine, se pronuncie sobre la misma.
Transcurrido este plazo, la Oficina Espa-ñola de Patentes y Marcas, haya
contestado o no el interesado, resolverá.
3. Por esta primera renovación se abonará la tasa de renovación prevista en la
tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Las renovaciones posteriores
quedarán sujetas al pago de la tasa de renovación en la cuantía que corresponda,
según el número de clases que comprenda la solicitud de renovación.
Séptima. Fusión de registros.
A petición del interesado en la primera renovación que se produzca tras la
entrada en vigor de la presente Ley, podrán unificarse en un único registro las
marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislación anterior, siempre
que concurra identidad de titular, de signo y de fecha de presentación y se
abonen las tasas de solicitud de renovación suplementarias correspondientes.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento de fusión.
Octava. Caducidad por falta de pago de quinquenios.
El artículo 56 de la presente Ley será aplicable a las marcas, nombres
comerciales y rótulos de establecimiento cuando hubiera de declararse la
caducidad de los mismos por la ausencia de pago de los quinquenios de
mantenimiento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. 1 Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones
a) La Ley 32/1988, del 10 de noviembre, de Marcas.
b) Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26
de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de
1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931, el
capítulo II del Título XI, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y
rótulos de establecimiento.
c) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobrecreación del Organismo autónomo
«Registro de la Propiedad Industrial», el apartado 4 del artículo 11 en cuanto
afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento y la
letra b) del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 11.
d) El artículo segundo del Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas
urgentes en materia de propiedad industrial.
e) De la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios
prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, las disposiciones adicionales
sexta y séptima y la disposición transitoria segunda.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Título competencial.
La presente Ley se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de
legislación sobre propiedad industrial, prevista por el artículo 149.1. 9.º de
la Constitución.
Segunda. Desarrollo dela Ley.
Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicación
y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.
Tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el
Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava,
décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entrarán en
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXO
Las tasas previstas en la disposición adicional segunda serán las siguientes:
TARIFA PRIMERA
Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos
1.1 Tasa de solicitud de registro:
a) De una marca o nombre comercial. Porcada clase solicitada 134,39 euros
(22.360 pesetas).
b) De una marca de garantía o colectiva. Por cada clase solicitada: 268,77 euros
(44.720 pesetas).
c) De un registro internacional (tasa nacional): 36,06 euros (6.000 pesetas).
d) De una marca comunitaria (tasa de recepción y transmisión): 24,04 euros
(4.000 pesetas).
1.2 Tasa de división. Por cada solicitud o registro divisional resultante: 5
1,09 euros (8.500 pesetas).
1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 89,01 euros (14.810 pesetas).
1.4 1.4 Tasa de solicitud de resolución urgente: 45,39 euros.
1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada 19,05 euros
(3.170 pesetas).
1.6 Modificaciones: por la modificación de la clase, modalidad, distintivo,
lista de productos o servicios, del reglamento de uso o, en general, por
cualquier modificación del expediente autorizada por la Ley, ya sea de la
solicitud o del registro de la marca, ya se efectúe de modo espontáneo o como
consecuencia de un suspenso decretado de oficio: 21,55 euros (3.585 pesetas).
1.7 Oposiciones: Por formulación de oposición: 38,56 euros (6.410 pesetas).
1.8 Tasas de la renovación del registro
a) De una marca o nombre comercial. Porcada clase renovada: 155,60 euros (25.890
pesetas).
b) De una marca de garantía o colectiva. Por cada clase renovada: 312,53 euros
(52.000 pesetas).
1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de renovación y quinquenios
sucesivos (régimen transitorio), los recargos serán del 25 por 100, dentro de
los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta
el máximo de seis meses de demora.
1.10 Recursos y revisión de actos administrativos por la presentación de un
recurso o solicitud de revisión 89,01 euros (14.810 pesetas).
1.11 Quinquenios sucesivos (régimen transitorio): 69,54 euros (11.570 pesetas).
TARIFA SEGUNDA
Inscripción de cesión de derechos y otras modificaciones
2.1 Por la inscripción o cancelación de cambios en la titularidad, licencias,
derechos reales, opciones de compra u otras trabas o medidas cautelares o de
ejecución. Por cada registro afectado: 28,24 euros (4.698 pesetas) [hasta un
máximo de 6.010,12 euros (1.000.000 de pesetas)].
2.2 Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro
afectado 14,12 euros, hasta un máximo de 2.404,05 euros.
TARIFA TERCERA
Otros servicios
3.1 Certificaciones 14,27 euros (2.375 pesetas).
3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,01 euros (500 pesetas).
3.3 Copia de los documentos obrantes en el expediente: 9,62 euros (1.600
pesetas) más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 0,96 euros (160
pesetas).
TARIFA CUARTA
Publicaciones
4.1 Por la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», a
solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso
contencioso-administrativo en materia de signos distintivos: 120,20 euros
(20.000 pesetas).
4.2 Por la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a
instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo sobre
signos distintivos: 120,20 euros (20.000 pesetas).